第1章 米国出願前における検討事項

  • 米国への出願ルート(まず日本か?直接米国か?PCTか?)を検討する。
  • 日本出願後に米国出願する場合、米国出願を意識して日本明細書を作成する。
  • 日本人弁理士に米国代理人への仲介を依頼するか否かを検討する。

1.1 米国への出願ルートについて(日本出願か?米国出願か?PCTか?)

(1)まず日本に出願し、優先権を主張して米国に出願する(通常のケース)

〜日本出願明細書を作成する際の留意点〜

@ベストモードの記載、米国での審査プラクティスを意識する。

A主語と述語の対応を明確にするなど、英訳を意識する。

B直近の従来技術を記載し、不必要に離れている従来技術の記載を避ける。

C将来の米国出願を想定して、米国出願時にクレーム化する予定のものは、意識して明細書中に盛り込んでおく。

(2)第1国出願として日本よりも先に米国に出願する

@米国での特許取得を一刻も早く実現させたい場合に有効な戦術。

A米国出願時点から特許明細書及び図面の完成度を高めておく必要がある。

B米国で生まれた発明は米国に第1国出願すること。

C仮出願制度を利用することも可能。

(3)PCT出願を行なう。

1.2 代理人について

下記のいずれの場合も、知財部門、国内代理人(弁理士)、米国代理人との間の連絡や迅速な処理を行なうことができる体制づくりが望まれる。

(1)日本国内の弁理士に米国代理人への仲介を依頼する

(メリット)

・日本企業の実務担当者にとって日本語で意思の疎通を図って、発明内容や発明者の考えを的確に伝えることができる。

・米国代理人との仲介を日本出願の担当弁理士に任せれば、発明の背景や発明者(出願者)の意図を十分に理解しているため、専門家の立場から適切なアドバイスを受けることができる。

(デメリット)

・仲介を依頼するための費用が必ず発生するので、出願から権利化に至る全体のコストが高くなる可能性がある。

(2)米国代理人に出願を直接依頼する

(メリット)

・仲介費用を削減できる。

(デメリット)

・英語でコミュニケーションを図る必要があるので、国際化が進んでいる日本企業といえども実務担当者の負担増は免れない。

・重要な案件であれば、例えば米国代理人と面談して直接発明内容を説明し、理解してもらうことが必要であり、その場合は却って費用が高くなる可能性もある。

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