会務報告&部会報告

2月度　東西部会／The Regional Division's Monthly Meeting in February

1. 専門委員会報告／JIPA Expert Committees Reports
   1. 「ビジネス関連発明の適切な保護制度に関する一考察」
      特許第２委員会
      副委員長　　　田上　彦紀　氏　（株式会社日立製作所）
      【報告概要】
      近年，ビジネス関連発明の出願・登録件数が増大している。当小委員会では，ビジネス関連発明の審判・裁判での扱いや審査制度に関して調査するとともに，2000年初頭に出願ブームのあったビジネスモデル特許との対比を行い，ビジネス関連発明が現在の制度で適切に保護されているかについて考察した。
   2. 「次世代医療基盤法施行後のデータ利活用の現状と今後の展望」
      医薬・バイオテクノロジー委員会
      委員長代理　　　宮本　宏　氏　（コニカミノルタ株式会社）
      【報告概要】
      ヘルスケアデータの安全な利活用おいては個人情報保護と利活用による利便性との両立やバランスが必須となる。
      当該目的で近年整備された次世代医療基盤法に基づくヘルスケアデータ利活用促進の為のエコシステムの特徴を欧米と比較しながら説明し、今後の課題や展望を報告する。
   3. 「適切な商標管理手法の在り方」
      商標委員会
      副委員長　　　杉崎　亨　氏　（武田薬品工業株式会社）
      【報告概要】
      商標は実際に使用してこそ保護する価値を有するが、その使用管理を適切に行うのはなかなか困難である。商標を実際に使用する部門等、社内への周知徹底をどのように実施するか、不使用取消審判請求を受けた際にどのような対応をすべきか等、商標の適切な管理手法を検討し、留意すべき点を取り纏めた。
2. 海外賛助会員による情報提供／JIPA Foregin Associate Members
   1. 「米国の上位5地方裁判所における特許訴訟の抗弁の比較研究／A Comparative Study of Patent Litigation Defenses in the Top 5 U.S. District Courts」
      デービドソン・バークィスト・ジャクソン+ゴーディー LLP／Davidson, Berquist, Jackson & Gowdey LLP（米国）
      カーシュ エリック　D. 氏、マネージングパートナー、東京事務所／Eric D. Kirsch, Managing Partner - Tokyo Office（ご質問等はこちら）
      【講演概要】
      Ⅰ.　はじめに

      　　Ⅱ.　我々の調査結果が示すもの -- 上位５地方裁判所における特許訴訟

      　　A. 手続的動議の成功率
      　　　1. フォーラムノンコンビニエンスに関わる移転動議
      　　　2. インターパルテレビューに関わる保留動議
      B. 正式動議の成功率
      　　　1. 特許性欠如を理由とした規則12(b)(6)動議
      　　　2. 無効性の略式判決に関する動議　(§§101, 102, 103 & 112)
      　　　3. 非侵害の略式判決に関する動議

      　　Ⅲ.　まとめと重要な点

      ＜English＞

      　　Ⅰ.　Introduction

      　　Ⅱ. What Our Research Shows About The Top 5 Patent Litigation Districts

      　　A. Success Rates For Procedural Motions
      　　　1. Motions to Transfer for Forum non conveniens
      　　　2. Motions to Stay Pending an Inter Partes Review
      B. Success Rates For Substantive Motions
      　　　1. Rule 12(b)(6) Motions To Dismiss For Lack of Patentable Subject Matter
      　　　2. Invalidity Summary Judgment Motions (§§101, 102, 103 & 112)
      　　　3. Non-Infringement Summary Judge Motions

      　　Ⅲ. Summary & Takeaways

   2. 「IPABの廃止と今後の展望／SCRAPPING OF IPAB AND THE ROAD AHEAD」
      チャダチャダ／Chadha & Chadha（インド）
      TARUN GANDHI 氏（ご質問等はこちら）
      【講演概要】
      IPABが廃止され、デリー高等裁判所に知的財産部（IPD）が創設された要因について説明します。さらに、IPDの機能を規定する規則、2021年知的財産部門規則（デリー高等裁判所）ドラフト、2021年特許訴訟を規定するデリー高等裁判所規則（ドラフト）に触れ、インドの新しい控訴制度の下で救済を求める出願人の今後の展望を示します。

      ＜English＞

      　　Discussing the factors that led to the scrapping of the IPAB and the creation of the Intellectual Property Division (IPD) at the Delhi High Court. Further touching upon the Rules governing the functioning of the IPD, the Draft Intellectual Property Division Rules (Delhi High Court), 2021, (Draft) High Court Of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2021, indicating what lies ahead for applicants seeking remedies under the new Indian Appellate system.
   3. 「ヨーロッパ、日本、および主要なラテンアメリカの管轄区域におけるデザインアプリケーションの比較／Comparing design applications in Europe, Japan and the major Latin American jurisdictions.」
      エレーロアソシエイツ／Herrero&Asociados（スペイン）
      Gustavo Gonzalez (Spain), Manuel Tiedemann (Spain), Rafaela Mattos (Brazil), Karla Islas (Mexico), Rocio Gendra (Argentina), Adriana Peñaranda (Colombia)　（ご質問等はこちら）
      【講演概要】
      Ⅰ.　事務所紹介
      Ⅱ. トピックス：ヨーロッパ、日本、および主要なラテンアメリカの管轄区域におけるデザインアプリケーション
      　　の比較
      一般的な要求事項、審査、実践的な見識

      ＜English＞

      　　Ⅰ. Short introduction to the firm
      Ⅱ. Topic: Comparing design applications in Europe, Japan and the mayor Latin American jurisdictions.
      General requirements, examination and practical insights
   4. 「11月：FRANDの最新情報 - ドイツの裁判所のSEP訴訟の扱いについて／“FRAND Update - How German courts are handling SEP cases” in November.」
      バーデール ページェンブルク／BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB（ドイツ）
      Dr. Christof Karl／（ご質問等はこちら）
      Dr. Michael Kobler／（ご質問等はこちら）
      【講演概要】
      • FRAND宣言を理由とする抗弁：ドイツでは差止命令の回避が重要
      • 最も重要な判例：オレンジブックからHuawei、Sisvel v. Haierまで
      • FRAND条件のオファーとカウンターオファーによる "Dancing the FRANDダンス"
      • 実務上のヒント：訴訟前の交渉で「不本意なライセンシー」にならないようにするには
      • 最近の進展：パテントプール「Access Advance」に対するFRAND主張の成功。自動車メーカーは、サプライヤーのライセンス取得に頼れない。反訴訟の差止命令の許容性、等
      ドイツにおける標準必須特許（SEP）訴訟では、被告が法廷でFRANDの抗弁を提起することで、差止命令をうまく回避できるかどうかという問題があります。そのためには、訴訟前の交渉において、被告が「不本意なライセンシー」であるという印象を与えないことが必要であり、そのハードルはますます高くなっています。本講演では、ドイツのSEP訴訟の基本と最新の動向を紹介するとともに、日本企業が「FRANDダンス」を成功させるためにライセンス交渉でどのように行動すべきかに特に焦点を当てます。

      ＜English＞

      　

      • The FRAND defense - in Germany it’s all about avoiding an injunction
      • Most important case law: from Orange Book to Huawei to Sisvel v. Haier
      • “Dancing the FRAND Dance” with FRAND offer and FRAND counter-offer
      • Practice tips: How to avoid becoming an “unwilling licensee” during pre-litigation negotiations
      • Recent developments: FRAND defense successfully raised against patent pool Access Advance; car manufacturer cannot rely on his supplier to take a license; admissibility of anti-anti-suit injunctions

      Standard essential patent (SEP) litigation in Germany is all about the issue of whether or not the defendant can successfully avoid an injunction by raising a FRAND defense in court. This requires that the defendant does not give the impression of being an “unwilling licensee” during pre-litigation negotiations, which has become an increasingly difficult hurdle to take. This lecture will present the basics and latest developments in German SEP litigation, with a special focus on how Japanese companies need act in licensing negotiations to successfully “dance the FRAND dance”.

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