専門委員会成果物

　ComplementSoft, LLC（Ｃ社）は，ソースコード生成・維持のためのソフトウエアツールに関する特許を保有しており，Ｃ社はSAS Institute Inc.（Ｓ社）のソフトウェアがこの 特許を侵害しているとし，Ｓ社を地裁に提訴した。Ｓ社は，Ｃ社が保有するこの特許について当事者系レビュー（Inter Partes Review（IPR））を請願した。このときＳ社は，請願書において 当該特許の全クレームについて無効性を主張した。USPTO長官（長官）は，請願書に記載されたクレームのうち一部についてのみIPRの手続開始の決定をした。そして，特許審判部（PTAB）は， 当該一部のクレームについてのみ最終決定書を発行した。
　Ｓ社は，請願書に記載された全クレームについて特許性の有無を判断することを特許法318条（a）がPTABに要求しているとし，最終決定書に瑕疵がある旨主張してCAFCに控訴した。しかし， CAFCは，Synopsys判決（Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814 F3.d 1309（Fed. Cir. 2016））と同様に，特許法318条（a）がPTABに要求するのは単にIPRの手続開始の決定がされた クレームについて特許性の有無を判断することであるとして，Ｓ社の主張を拒絶した。
その後，Ｓ社は最高裁に対して裁量上訴を請求し，最高栽はこれを受理した。

［最高裁の判断］

　最高裁は，９名の判事のうち５名の多数派により，以下を理由にPTABはIPRの請願書に記載された全クレームにつき最終決定書を発行しなければならないと判断した。
　特許法318条（a）の明瞭な文言によれば，請願者が無効性を主張した全クレームについて，PTABは最終決定書で対応しなければならない。法にはIPRの「部分的手続開始（連邦規則42.108（a））」の 裁量を定めた箇所がない。
IPRが模した民事訴訟と同様に，IPRでは請願者が訴えの支配者であり，通常，提起したクレームの全てについて判断を受ける権利を有する。
　法は，IPRの手続が，請願者により提出された請願書にしたがうことを予定しており，長官の選択にしたがうことを予定していない（特許法311条（a），312条（a）（3））。
　もし議会がIPRの手続開始決定について長官に，クレーム毎（claim-by-claim）かつ無効理由毎（ground-by- ground）の方法で手続きを開始することを認めていたならば，査定系再審査に係る 特許法304条のような文言の規定をIPRについて設けていたはずである。