専門委員会成果物
米国外での逸失利益について損害賠償を認定した事例
CAFC判決 2018年6月22日WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation
［経緯］
WesternGeco LLC（Ｗ社）は，海底の地質調査に使用されるシステムに係る特許権を保有していた。一方，ION Geophysical Corporation（Ｉ社）は，特許に係るシステムの
構成部品を米国内で製造し，米国外の顧客に販売していた。当該顧客は，当該構成部品を米国外で組立てたシステムで，特許権者であるＷ社と競合するサービスを米国外で展開していた。
Ｗ社は，Ｉ社がＷ社の特許権を侵害しているとして，特許法271条（f）（1）及び（f）（2）に基づく特許権侵害訴訟を提起した。
地裁は，Ｉ社の特許権侵害を認定し，特許法284条に基づき，Ｗ社の米国外における逸失利益の額を認定した。Ｉ社はこれに対し，地裁が認定した逸失利益の額は誤りであるとして，CAFCに控訴した。
CAFCは，地裁の判断を覆し，Ｉ社は特許法271条（f）（2）に基づく特許権侵害の責めを負うものの，Halo最高裁判決（Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., S. Ct. 579 U.S. （2016））を踏まえ，特許法271条（f）（1）は特許権者が米国外における逸失利益を回復することを許すものではないとした。
これを受け，特許法271条（f）の域外適用の可否が最高裁にて判断された。
最高裁は，域外適用の可否を判断するために用いられる２ステップのフレームワークを示した。
�，泙此は∨�法は米国内においてのみ適用されるとの推定を前提に置き，「推定が覆されているか否か」を検討する。
�⊆，法た篦蠅�覆されていなければ，「法律の国内適用に関する事案か否か」を検討する。
本判決において最高裁は，特許法284条の最も重要な目的が「特許権者に完全な補償を与える」ことにあること，特許法271条（f）（2）が米国内において又は米国から供給する 国内の行為を規定していること等を踏まえつつ，前述の第２ステップについて検討し，Ｉ社が構成部品を米国外へ輸出する行為は，特許法284条の国内適用の対象であると判示した。
Ｗ社は，Ｉ社がＷ社の特許権を侵害しているとして，特許法271条（f）（1）及び（f）（2）に基づく特許権侵害訴訟を提起した。
地裁は，Ｉ社の特許権侵害を認定し，特許法284条に基づき，Ｗ社の米国外における逸失利益の額を認定した。Ｉ社はこれに対し，地裁が認定した逸失利益の額は誤りであるとして，CAFCに控訴した。
CAFCは，地裁の判断を覆し，Ｉ社は特許法271条（f）（2）に基づく特許権侵害の責めを負うものの，Halo最高裁判決（Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., S. Ct. 579 U.S. （2016））を踏まえ，特許法271条（f）（1）は特許権者が米国外における逸失利益を回復することを許すものではないとした。
これを受け，特許法271条（f）の域外適用の可否が最高裁にて判断された。
［最高裁の判断］
最高裁は，CAFCの判断を否定し，Ｗ社の米国外における逸失利益を認め，CAFCの判決を破棄した上で差し戻した。最高裁は，域外適用の可否を判断するために用いられる２ステップのフレームワークを示した。
�，泙此は∨�法は米国内においてのみ適用されるとの推定を前提に置き，「推定が覆されているか否か」を検討する。
�⊆，法た篦蠅�覆されていなければ，「法律の国内適用に関する事案か否か」を検討する。
本判決において最高裁は，特許法284条の最も重要な目的が「特許権者に完全な補償を与える」ことにあること，特許法271条（f）（2）が米国内において又は米国から供給する 国内の行為を規定していること等を踏まえつつ，前述の第２ステップについて検討し，Ｉ社が構成部品を米国外へ輸出する行為は，特許法284条の国内適用の対象であると判示した。
（木島 正人）
