専門委員会成果物

　Natural Alternatives International, Inc.（Ｎ社）は，1997〜2011年の間に，スポーツ選手の持久力向上の発明について，優先権に基づく一連の特許を出願した。第１出願の後， ５年のうちに第２〜４出願として継続出願を行った。Ｎ社は2003年４月に仮出願を行い，同11月に，第１〜４出願及び該仮出願の優先権に基づき，第５出願として一部継続出願を 行った。第５出願の係属中に，第６出願として第１〜５出願の優先権に基づく継続出願を行った（2008年８月）。その４日後にＮ社は，第５出願に対して第１〜４出願の優先権に 関する相互参照を削除し，特許法119条（ｅ）下で該仮出願の優先権のみに関する相互参照に変更する補正を行った。その後，Ｎ社は第１〜５出願及び該仮出願の優先権に基づく 継続出願として第７〜８出願を行い，第８出願が特許8,067,381（’381特許）として登録された。
　’381特許についてWoodbolt Distributors, LLC（Ｗ社）が当事者系レビューを請求した（2012年５月）。Ｗ社が，第５出願に対するＮ社の補正により第４と第５の出願の間で 優先権のチェーンが途切れたと主張する一方で，Ｎ社は，無補正の第６出願により第１出願の優先権が維持されると主張した。審査官は優先権を認めず，第１出願の特許等を 先行文献として’381特許の有効性を否定した。その後，Ｎ社が審判を請求したが，PTABは，Ｎ社が第５出願において第４出願の優先権に関する相互参照を削除したこと， 第８出願が第５出願を通じて第１出願の優先権を主張することから，第８出願について第１〜４出願の優先権を認めず，審査官の拒絶を支持した。Ｎ社はこれを不服として CAFCに控訴した。 　　

［CAFCの判断］

　Ｎ社は，第６出願が特許法120条の基準を一旦満たせば，第１出願に基づく優先権が第６出願に付与されること，優先権のチェーンにおいて中間の出願で第１出願に基づく 優先権を放棄したとしても，優先権の放棄は当該出願に限定され，後願にまで拡張して適用できないこと等を主張した。
　CAFCは，特許権者が単に優先権を主張したからといって最先の優先日が認められるものでなく，少なくとも，PTOや審判部等に対して特許法120条の条件を満たすことを 証明するまでは，優先権が認められないことを指摘した。また，先願に対する補正が子出願の優先権に影響を与えうることに言及し，第５出願は第１出願に基づく優先権を 失っており，その第５出願を通して第１出願に優先権の基礎を求める第８出願の相互参照は，特許法120条の基準を満たすものでないと判断した。
　以上よりCAFCは，’381特許について第１出願に基づく優先権を認めず，初めから瑕疵のあるものとして’381特許の対象クレームを無効とするPTABの判断を支持した。