専門委員会成果物

　VirnetX Inc.（Ｖ社）は，特許8,504,696（’696特許）を保有する。
　Apple Inc.（Ａ社）は，2015年12月に，’696特許を対象として，計２件の当事者系レビュー（Inter partes review（IPR））を請求した。２件の請願書の無効とすべき理由（Ground）には， 共通の先行技術であるRFC2401が使用されていた。特許審判部（PTAB）は両方の請願書に対して手続開始の決定をし，Ｖ社は両方のIPR手続きにおいてRFC2401が刊行物ではないと反論していた。 最終決定においてPTABは，RFC2401は刊行物であり，’696特許は自明であるため特許性が無いと結論付けた。Ｖ社はこの判断を不服としてCAFCに控訴した。
　本件の控訴が係属中に，Ｖ社とＡ社の別訴訟の判決が下された。この別訴訟は，７件のIPRの最終決定に対するＶ社の控訴であり，これらのIPRの請願書でもGroundにRFC2401が先行文献 として使用され，Ｖ社は刊行物ではないと反論していた。しかし，PTABはＶ社に同意せず，RFC2401を刊行物と認定した。2018年３月16日にCAFCは，連邦裁判所規則第36条に従ってPTABの決定を支持していた。
　Ａ社は，別訴訟でRFC2401が刊行物か否かの争点は既に争われているため，争点効の理論に従い，本件において同様の争点を再度争うことは出来ないと主張していた。
　これに対してＶ社は，本件に争点効は適用されず，たとえ適用されたとしても，Ｖ社が冒頭趣意書において，AIAが制定される前に出願された特許に対してIPRを遡及的に適用するのは憲法上の 異議があるとしていることから，争点効の認定は全ての争点を解決しないと主張していた。 　　　 　　　　　

［CAFCの判断］

　CAFCは，刊行物の争点は別訴訟において必要不可欠又は根本的な争点であることから，争点効の理論に従い，Ｖ社は本件において刊行物の争点について議論する事はできないとし， PTABの決定を支持した。CAFCは，別訴訟におけるそれぞれのGroundにRFC2401が使用され，Ｖ社でさえ口頭審理中に刊行物の争点は別訴訟における基準の問題であると認めていると認定した。
　また，Ｖ社はIPRの遡及の争点について，冒頭趣意書の１段落でしか触れておらず，口頭審理で具体的に説明していないことを認めており，この争点を維持するためのＶ社の行動は， 誠実さに欠けるとし，CAFCはＶ社がこの争点を維持していないと結論付けた。