専門委員会成果物

　Acoustic Technology, Inc.（Ａ社）は自社の保有する特許に基づき，2016年７月29日にSilver Spring Networks Inc.（Ｓ社）に対して特許侵害訴訟を提起した。
　これに対し，Ｓ社は当該特許を対象とするinter partes review（IPR）を2017年３月３日に請願した。このIPRについて，PTABは，2017年９月８日に審理開始決定を下し，その後2018年８月21日に当該特許を無効とする最終決定を下した。
　このIPRの期間中，Ｓ社は審理開始通知の後に，Itron, Inc.（Ｉ社）との合併について合意し，最終決定の７か月以上前に合併を完了し，現在のItron Networked Solutions, Inc.となった。Ｉ社は2010年３月に当該特許を用いた特許侵害訴訟を受けておいたが，Ａ社はPTABに対してこの合併に依拠して，特許法315条（b）に規定するIPRの時期的要件（IPRの請願人，又は請願人の利益当事者がIPRの対象特許を用いた特許侵害の訴状を送達された日から１年より後に，IPRの請願を提出した場合は，審査を開始することができない）についての議論を提起しなかった。
　Ａ社は無効決定を不服としてCAFCに控訴した。

［CAFCの判断］

　Ａ社は，Ｓ社と合併したＩ社が，2010年３月に当該特許を用いた特許侵害訴訟を受けておりかつ，当該IPRにおける利益当事者であることから，このIPRは特許法315条（b）に規定する時期的要件を満たしていないと控訴審に入ってから初めて主張を行った。
　しかし，Ａ社は，Ｓ社とＩ社の合併についてIPRの最終決定の７か月以上前にこの合併の事実を知っていたにもかかわらず，PTABに当該時期的要件についての議論を提起しなかった。したがって，Ａ社は当該時期的要件の主張を放棄したとして，CAFCは地裁の判決を維持すると判決した。
　なお，Ｓ社およびＩ社は，審理開始通知が出た９日後である2017年９月17日に，Ｉ社との合併について合意し，翌日には公式発表をした。さらに合併の完了した後も２週間もたたないうちにＳ社は，Mondatory NoticeにＩ社を利益当事者として加えるように補正していた。
　また，CAFCはPTABに対し時期的要件の議論を提起できたような状況で，控訴審になってから新たな議論をすることを認めるのは不公正に当たると付け加えた。