専門委員会成果物
地裁の判断を覆して特許適格性なしと判断した事例
CAFC判決 2017年３月１日Smartflash LLC, Smartflash Technologies Limited v. Apple Inc.
［経緯］
Smartflash LLCは，オーディオやビデオデータの管理を行うデータ記憶およびアクセスシステムに関する３つの特許7,334,720，8,118,221，8,336,772の特許権者である。Smartflash LLCおよび Smartflash Technologies Limited（Ｓ社と総称）は上記３つの特許に基づいてApple Inc.（Ａ社）に対して特許侵害訴訟を提起した。下級審の連邦地裁では，Ａ社は上記３つの特許について35 U.S.C.§101の 特許適格性違反に基づく無効を主張したが，Ａ社の主張は認められず，３つの特許は有効であると判断された。その結果，連邦地裁判決ではＡ社に対して約５億３千万ドルの賠償金の支払いが命じられた。連邦地裁は，Alice最高裁判決（Alice Corp. v. CLS Bank, 2014）等で用いられた２ステップテストに沿って，３つの特許に対する35 U.S.C.§101の特許適格性を判断した。ステップ１では， クレームに記載された「支払情報に基づいてデータのアクセスを調整し，制御する」ことは抽象的概念に過ぎないと判断した。しかし，ステップ２では，クレームに記載された「異なる複数のメモリ， 複数種類のデータ，使用ルールを用いた特定の方法」は単なる抽象的概念を遥かに超える（significantly more）ものであり，特許適格性があると判断した。Ａ社はこの判決を不服とし，CAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
CAFCは，連邦地裁の判決を覆し，３つの特許について，いずれも35 U.S.C.§101の特許適格性が無く，無効であると判断した。ステップ１の判断では，先のEnfish判決（CAFC, 2016）において，クレームがコンピュータの性能改善に向けられたものであるか，あるいは，コンピュータを単にツールとして使用しているにすぎないかを 判断したことを引用しつつ，本事案では，３つの特許のクレームに記載された発明において，コンピュータは「基本的な経済活動（fundamental economic practices）」を実行するための単なるツールとして 記載されているにすぎないと判断した。その結果，CAFCは，ステップ１の判断において，連邦地裁の判断と同様，クレームに記載された発明は抽象的概念に過ぎないと結論付けた。
続いて，ステップ２の判断では，クレームに記載されたデータの記憶，送信，読み出し等の処理は，単にコンピュータの通常の処理を規定したにすぎないと判断した。
これを受けて，Ｓ社は，３つの特許のクレームは「特許適格性があるとされたDDR判決（CAFC, 2014）のクレーム」と類似する旨，主張した。しかし，CAFCは，３つの特許のクレームに記載されている読み出し， 受信，支払い確認データに対する応答等の処理は，DDR判決のクレームに類似するというよりは，コンピュータの通常の処理を規定したに過ぎないと判断したUltramercial判決（CAFC, 2014）のクレームに 類似すると判断した。その結果，CAFCは，ステップ２の判断において，クレームに記載された発明は，抽象的概念を特許適格性のあるものに変換するものではなく，35 U.S.C.§101の特許適格性がないと結論付けた。 この認定に基づいて，CAFCは連邦地裁の特許有効とする判決を棄却し，差し戻した。
（四方 孝）
