専門委員会成果物
特許法112条パラグラフ６を充足しないとして優先権の利益を認めないと判断した事例
CAFC判決 2017年10月23日Uniloc USA, Inc. et al. v. Sega Of America, Inc. et al.
［経緯］
Sega Of America, Inc.はUniloc USA, Inc.（Ｕ社）が保有する，ソフトウェア登録システムに関する特許5,490,216（’216特許）に対して，全クレームを対象とする当事者系レビュー （Inter partes review（IPR））を請求した。ここに，’216特許は，オーストラリア仮出願（AU仮出願）を優先権基礎とするものである。IPRにおいて，特許審判部（PTAB）は，’216特許のクレームされた構成の一部についてAU仮出願に開示されていないとして優先権の利益を認めず，AU仮出願の出願日の後に公開された先行文献Schull （特許5,509,070）に基づき，新規性欠如を理由として’216特許の全クレームを無効と決定した。
Ｕ社は，この決定を不服とし，AU仮出願に基づく優先権の利益を得るに当たっては，先の出願は特許法112条のパラグラフ１を充足するものであれば十分であり，同パラグラフ６を適用したPTABの認定には誤りが あるとの主張に基づき，CAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
CAFCは，PTABがした優先権の認定に誤りはなかったとして，PTABの決定を支持した。優先日の認定を行う際，X2Y Attenuators， LLC v. Int’l Trade Comm’n, 757 F.3d 1358， 1365 （Fed. Cir. 2014）判決に示されるように，まずPTABはクレームの文言解釈を行う必要がある，とCAFCは判断した。 争点となった’216特許クレーム中の文言“generating means”は，本事件とは別に提訴された過去の特許侵害訴訟において，ミーンズプラスファンクションクレームであると確認されており，特許法112条 パラグラフ６に基づき解釈されていた。PTABは，この文言解釈を採用してクレーム文言に対応する構成を決定していた。
そのうえで，PTABは，Lockwood判決（Lockwood v. Am. Airlines, Inc., 107 F.3d 1565, 1572（Fed. Cir. 1997））に沿って優先権の認定を行い，争点となった文言に対応する構成は，AU仮出願には 記載されておらず，’216特許の出願時に追加された新規事項であると判断していた。CAFCは，これらのPTABの判断を支持した。
CAFCは，’216特許を新規性欠如を理由として無効としたPTABの決定について全面的に支持した。
（金杉 勇一）
