専門委員会成果物
PTABによるクレーム解釈を支持する一方で，新規性・非自明性ありとしたPTAB判断については説明不十分として棄却・差戻した事例
CAFC判決 2017年12月1日Microsoft Corporation, and International Business Machines Corporation （IBM） v. Parallel Networks Licensing, LLC
［経緯］
Parallel Networks Licensing, LLC（Ｐ社）は，動的なコンテンツを含むWebページの処理要求を管理するシステムに関する特許5,894,554と特許6,415,335の２件を，Microsoft Corporation（Ｍ社）とIBM （Ｉ社）が侵害しているとして地裁に提訴した。これに対して，Ｍ社は，当該特許２件は無効であるとして，各特許に対するIPRを2014年に提起した。同様に，Ｉ社も，当該特許２件は無効であるとして，各特許に対するIPRを2015年に提起した。 PTABはこれらのIPRを審理併合し，その結果，当該特許２件はいずれも新規性と非自明性を充足し有効であると判断した。
これを不服として，Ｍ社とＩ社はCAFCに控訴した。
［CAFCの判断］
CAFCにおける主な争点は，当該特許２件のクレーム解釈と，公知技術に対する特許性（新規性と非自明性）であった。クレーム解釈に関して，Ｍ社とＩ社は，クレーム中の“request”という語句をPTABは誤って解釈したと主張した。具体的には，PTABは“request”はコンテンツ中のWebページの更新毎に生じる要求と 解釈したのに対して，Ｍ社とＩ社は“request”はコンテンツ単位で生じる要求と主張した。これに関してCAFCは，処理時間とリソース不足を解決するとの課題に照らすと“request”はコンテンツ 全体としての単位ではなくWebページの更新単位での要求と解する方が適切であるとして，PTABのクレーム解釈を支持した。
一方，特許性について，Ｍ社とＩ社は，当該特許２件は公知技術である“URL redirection”または“UNIX sockets package”により新規性がない，と主張した。これに関してCAFCは “URL redirection”に対して本願クレームは新規性があるとしたPTABの判断を支持し，Ｍ社とＩ社の主張を棄却した。一方で，“UNIX sockets package”に関しては，「PTABはこの公知技術 について言及していない」というＭ社とＩ社の主張を認め，Ｍ社とＩ社の主張が十分でない理由をPTABが示していないことから，新規性を充足しているというPTABの判断は破棄され差戻された。 この際，Ｐ社は「審理においてＭ社とＩ社は自ら上記主張を放棄した」と主張したが，CAFCはそのようには認識されないと判断し，この点についても差戻して審理することを示唆した。
また，非自明性については，CAFCは「PTABは非自明性の分析において十分な判断根拠を説明していない」として，非自明性を充足しているというPTABの判断を破棄し差戻した。
（宇都宮 依子）
