化学関連発明における最近の米国特許法103条関連CAFC判決の動向

1966年に最高裁においてGraham v. John Deere Co.判決が出された後、先行技術の範囲と内容、クレームされた発明と先行技術との差異、当業者のレベル、及び客観的証拠を判断基準とする、いわゆるグラハムテストが、電気・機械・化学等の分野を問わず、非自明性の判断基準とされている。原則としては、米国特許商標庁(以下、“PTO”という)及び連邦地裁、連邦巡回控訴裁判所(以下、“CAFC”という)等の各裁判所においてこの判断基準が使われているが、グラハムテストの各項目は結局審査官や裁判官の裁量によって評価されるので、PTO、CAFC等においてたびたび見解の相違が見られていた。特に、化学・バイオの分野では非自明性に関する判断において特有な基準も見られ、PTOとCAFCの判断において過去に種々の混乱が見られた。例えば、1994年のBaird判決(従来技術に開示された属に含まれる種の化合物発明の取り扱いに関する判決)が出た時、PTO内でそのCAFC判決には従わないとの庁内指令が出たため、種々の特許関係者から批判された。PTOはこの批判にこたえるために、1994年7月に公聴会を開き専門家の意見を聴取した。結果としては、PTOは1995年5月に、個々のケースの事実関係により個別に判断すると主張はしているが、前記の庁内指令を取り下げる旨公表し、一件落着した。また、化学プロセス発明の非自明性に関する取り扱いは、Durden判決に基づく判断基準がPTO内で“per se rule”(当然の原則)として用いられてきた。しかし、この基準に関しても種々の議論があり、結果として1995年11月にバイオ・プロセスの非自明性の判断基準を明確にする法律が成立した。本稿においては、最近の(1990年以降)化学関連発明の非自明性に関するCAFC判決をグラハムテストにのっとって紹介するとともに、化学関連発明に特有な判断基準について紹介する。