米国特許の実施可能要件に関する調査研究

Amgen事件において，米国最高裁は実施可能要件の判断基準として従来のWands Factorsが依然として判断の重要な基準であることを再確認した。本稿では，Wands Factorsのいずれの要件が主な争点になるかを明らかにするため，実施可能要件について判断したCAFC判決を分析した。その結果，特に，第２要件（明細書に示されたガイダンスの量），第７要件（技術分野の予測可能性），第８要件（クレームの広さ）の３つの要件が主な争点となっていることが分かった。本稿の提言として，特許権者側は，出願時点において発明の新規の側面については，明細書中に記載する必要がある。また訴訟時には，クレームと明細書のギャップは発明の新規の側面ではないこと，そして当業者の周知技術によってギャップを埋められることを説明すべきである。一方，被疑侵害者側は，単に実施例が少ないと主張するだけでなく，過度の実験を要する実施形態を具体的に特定すべきである。また，被疑侵害品が明細書に具体的に記載されていない場合は，実施可能要件を満たさないとの主張に加えて，クレームが限定的に解釈されることにより，被疑侵害品がクレームに含まれないとの主張ができないか，検討すべきである。