自明性に関する米国特許重要判例

　 米国の重要な特許要件の一つである「自明性」（米国特許法103条）の判断枠組みについては，欧州の課題解決アプローチと異なり，わが国の進歩性と同様の総合考慮型が採られている。しかし，その各種考慮要素については，内容を正確に理解することが案外難しい。本書は，そのタイトルから明らかなように，「自明性」に焦点を当て，その制定以前から最新のものに至るまで，主要な判例を網羅的に紹介し，自明性の判断基準・考慮要素に係る諸概念について，具体的にイメージできるように解説している。米国特許制度を概観する有益な書籍はいくつか存在するが，自明性についてここまで深掘りしたものは珍しく，知財実務家にとって有益かつ貴重な一冊に仕上がっている。
　以下，本書が実務家にとって特に有益と思われる特長を，三点紹介したい。
　第一に，判例，制定法，その後の判例という流れを押さえた解説による，深い理解への導きを挙げることができる。本書は，「天才のひらめきテスト」，103条制定による緩和・安定化，自明性判断の枠組みを確立したGraham判決，「シナジー・テスト」等の登場といった流れを時系列的に丁寧に追う。こうした手法により，断片的な知識では獲得できない，「自明性」についての本質的・深層的理解へと，自然に読者を導いている。
　第二に，KSR判決以降，実務のよりどころとなっているMPEPの基準・考慮要素の解説が充実している点が挙げられる。自明性肯定の「７つの理論的根拠」と，これを否定する「二次的考慮要素」について，豊富な判例とともにそれぞれの内容が詳しく解説されており，実務に直結する情報・知見にあふれている。（米国において「二次的考慮要素」に位置付けられている）「予期せぬ効果」についての丁寧な解説を読むと，わが国の「予測できない顕著な効果」との親和性や細部での相違について，思索を深める契機となった。こうした詳解は，審査官の拒絶理由通知や訴訟での相手方の主張に対し，判例を根拠にした具体的・論理的かつ精緻な反論を立案する際，役に立つに違いない。
　第三に，近時の自明性に関する論点と，それに対する判例の考え方がわかりやすく紹介されている点を挙げることができる。すなわち，先行技術を組み合わせることの「成功の合理的期待」や，黙示的な動機付けを肯定する根拠としての「常識」，それを妨げる「阻害要因（Teach away）」，先行技術の適格性（実施可能性等）などの論点について，本書は主要な判例を分析しつつ米国の現状を紹介しており，「自明性」について説得力のある主張を展開するための知見・指針を読者に与えるものとなっている。
　本書は，米国特許法における「自明性」判断について，実務家が有効な戦略を立てるための羅針盤となるに違いない。米国特許にかかわる知財実務家の座右の書にふさわしい一冊として推薦したい。

（紹介者　会誌広報委員　Ｋ・Ｂ）